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详解《专利审查指南》修改内容

2017-05-12 08:46

2017年2月,国家知识产权局局长申长雨签署发布第74号局令,《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》自2017年4月1日起施行。此次修改主要涉及:对商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护、明确对涉及计算机程序发明允许的多种撰写方式、明确申请日之后补交的实验数据的审查规则、适度放开无效宣告程序中专利文件的修改方式、扩大公众可以查阅和复制专利文件的范围等。这些修改内容解决了近年来业界非常关心的问题,引起了广泛关注。笔者亲历了《专利审查指南》(下称《指南》)整个研究和修改过程,尝试从修改的背景出发,解读修改方案,说明对于争议问题的研究和思考,希望帮助读者对《指南》修改方案形成更为全面清晰的认识。

 

一、涉及《指南》第二部分第一章有关商业模式的修改

 
(一)修改背景
 
 
 
  目前,信息、通讯、网络等新技术发展给经济社会带来了深刻变革,从而引发了创新模式的改变——从传统的以技术发展为导向的科技创新活动转向以用户体验为中心、以共同创新、开放创新为特点的用户参与的创新模式,经济增长从技术创新和商业模式创新两个维度获得动力,我国创新主体对于涉及商业模式创新的保护存在比较强烈的需求。
 
(二) 修改方案和说明
 
 
  此次修改在《指南》第二部分第一章第4.2节第(2)项之后新增一段,内容如下:“涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据我国专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”通过上述修改,希望向社会公众进一步明确:利用计算机和/或网络技术实现的、涉及商业内容的发明专利申请,如果其权利要求含有技术特征,不认为其属于我国专利法第二十五条第一款第二项所述的“智力活动的规则和方法”而予以排除。
 
  但是,排除适用专利法第二十五条并不意味着同时排除专利法第二条第二款的适用。专利法第二条第二款规定了发明是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案,即发明应是一种技术方案。专利法第二条第二款和第二十五条从正反两个方面界定了专利保护的客体。对于涉及商业内容的专利申请,即使其不属于第二十五条第一款第二项排除的纯粹智力活动的规则和方法的范畴,如果不是采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果的方案,亦不属于可专利保护的客体。
 
(三)修改的影响
 
 
 
  商业领域通常被认为是非技术领域,纵观各国相关法律规定和保护情况,可以发现,纯粹的商业方法均不被认为是专利保护的客体。
 
  在当前“互联网+”发展模式下,互联网与经济社会各个领域深度融合,技术领域与非技术领域、技术性与非技术性特征的界限开始变得模糊,很多传统上认为涉及商业领域的专利申请已不宜从保护客体上直接排除其获得专利权的可能性,而应继续审查,判断其对现有技术的贡献是否足以获得专利保护的对价交换。
 

  对于涉及商业方法的专利申请的审查标准的调整,需要将有关客体与“三性”的法律条款统筹考虑。此次修改并未具体涉及“创造性”审查内容,未来在《指南》修改工作中,还需要进一步深入研究和论证。

 

二、关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定

 
(一)修改背景
 
 
 
1.《指南》的规定和解释
 
  《指南》在第二部分第九章第5.2节对涉及计算机程序发明专利申请的权利要求书的撰写和解释做了具体规定,涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求,也可以写成一种产品(装置)权利要求。同时,对于应如何撰写方法和装置权利要求进行了进一步说明:对于全部以计算机流程为依据的装置类权利要求,《指南》规定应按照与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致的方式撰写,即写成所谓的“功能模块构架”类权利要求,并且规定“由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架,而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。”
 
  因计算机程序发明涉及时序特征,之前往往被认为是方法发明。在1993版《指南》实施之前,涉及计算机程序的发明只能以方法权利要求的形式提出专利申请。但是,对于方法专利,一般只有使用专利方法才构成侵权,权利人无法追究计算机程序的复制者或销售者的侵权责任,而计算机程序的直接使用者往往是普通消费者,非商业目的的私人使用也不构成侵权。随着计算机技术的迅猛发展,方法权利要求在专利保护上的局限性日益凸显,诉讼对象的难于确定导致基于计算机程序的发明创造得不到有效的保护。
 
  法律需要不断调整以适应经济技术发展的需要。在1993版《指南》中开始允许涉及计算机程序发明撰写成装置权利要求。在2006版《指南》中具体提出了上述“功能模块构架”的装置权利要求, 同时增加了对于涉及计算机程序的发明专利申请中包含有硬件结构改变的专利申请说明书的撰写要求。2010版《指南》对有关规定未作修订。
 
  《指南》设定“功能模块构架”权利要求,一方面希望通过这类“装置”权利要求赋予计算机程序发明以产品的保护效力;另一方面,对这类权利要求的撰写形式做了严格的规定,希望使得审批者和社会公众能够轻易地识别出这类权利要求,并在此基础上适用《指南》中对此类装置权利要求的保护范围所做的、不同于一般权利要求的狭义解释。在既往的审查实践中,方法权利要求以及与之一一对应的装置权利要求是成对出现的。
 
2.引发的讨论和争议
 
  时代在进步,技术在发展,这些年来,《指南》的有关规定在专利的申请、授权、确权和保护方面存在一些争议。
 
(1)“完全对应一致”含义不清,给撰写和审查造成一定困惑
 
  由于《指南》规定的“功能模块构架”的装置,仅是在专利申请阶段为了满足撰写形式要求而“组装”的虚拟产品,在实际软件开发阶段并没有这样的概念。模块构架并非客观存在的物理实体装置或装置单元,且功能模块的拆分与合并比较随意,无客观划分标准,这必然给申请人撰写申请文件带来诸多不确定性。
 
  在审查实践中,对于何为“完全一一对应”的理解也存在分歧。有观点认为装置权利要求中的各功能模块与方法权利要求中的各步骤必须在文字上绝对、严格地对应一致才能被认为是“完全一一对应”(严格符合《指南》示例),进而认为是功能模块构架的装置权利要求;也有观点认为不应如此机械理解,实质上“一一对应”即可。这些不一致理解给审查员检索现有技术、评判权利要求是否得到说明书支持等可能带来困惑。
 
(2)“功能模块构架”权利要求的保护范围的理解和解释不一致
 
  自2006版《指南》设定“功能模块构架”权利要求的撰写方式以来,对此类权利要求的保护范围的理解一直存在争议,主要包括:a.“功能模块构架”装置权利要求具体指向的产品类型是什么,是软件,硬件,还是软件与硬件的结合?b.装置(产品)权利要求中包含计算机流程步骤特征时,步骤特征部分与装置之间有何关系?是否对权利要求的保护范围有限定作用?c.由于“功能模块构架”权利要求的表现形式上往往会出现“用于……的装置”或“被配置为……”这样的措辞,使得对其“功能模块构架”权利要求的表现形式易与一般功能性限定混淆,导致权利要求的保护范围更加难于确定。
 
(3)“功能模块构架”权利要求在司法保护方面存在争议
 
  在司法实践中,可以看到上述“功能模块构架”权利要求范围的不同解释。从颇受关注的诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案可以看到,上海中级和高级人民法院对于有关特征是按照一般功能性特征认定和解释的。
 
  涉案权利要求7涉及:“如权利要求6所述的终端设备,其特征在于:所述终端设备被配置为……用于输入消息的消息编辑器……”
 
  上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院均认为:由于涉案专利权利要求7包含功能性技术特征,且结合涉案专利说明书及附图仍然不能确定权利要求7的保护范围,不应判定被告构成侵权。可见,法院将“被配置为……”解释为限定装置的功能性特征,并结合涉案专利说明书及附图来寻找装置本身“被配置为”的具体实施方式和相对于对现有装置的技术贡献,以确定权利要求的范围。这与《指南》对功能模块构架权利要求的解释是不同的,《指南》规定功能模块构架的装置权利要求不应当理解为“主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”。
 
(4)无法满足创新主体的保护需求
 
  与其他国家相比,对于涉及计算机程序发明,我国现行《指南》允许的权利要求撰写方式,形式要求更加严格,且与其他国家常见的权利要求表征形式不尽相同,这使得我国申请人难于有效利用优先权制度,授权后的权利要求也可能因不符合产品的实际形态,导致侵权认定时出现困难。
 
(二)修改方案和说明
 
 
 
  本次修改主要从以下几个方面进行:
 
1.将“功能模块”修改为“程序模块”
 
  将《指南》第二部分第九章5.2节第二段中的所有“功能模块”修改为“程序模块”,目的是为了更好地反映技术本质,避免功能模块构架的方式与“功能性限定”相混淆。
 
2.明确装置权利要求的组成部分可以包括程序(软硬混合)
 
  将《指南》第二部分第九章第5.2节第1段第3句中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”修改为“所述组成部分不仅可以包括硬件,还可以包括程序”。
 
  在计算机领域,软件和硬件经常是两个协同工作的部分。通过修改,明确装置权利要求的组成部分可以包括程序流程特征,允许申请人直接描述其对软件的改进,而不将此程序流程特征理解为限定硬件装置的方法或功能。
 
3.明确“计算机程序本身”的含义,允许“介质+计算机程序流程”的权利要求表达方式
 
  此次修改在《指南》第九章第2节第(1)项中的两处增加了“本身”两个字,进一步明确了“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”,实质上缩小了“计算机程序本身”的外延,允许“介质+计算机程序流程”的权利要求的表达方式。
 
  对于何为“计算机程序本身”,在《指南》第九章引言部分有明确规定。该定义与《计算机软件保护条例》中对“计算机程序”的定义基本相同。
 
  对于“全部以计算机程序流程为依据”的技术方案,可以写成: “一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序(指令),其特征在于,该程序(指令)被处理器执行时实现以下步骤……”;或“一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序(指令),其特征在于,该程序(指令)被处理器执行时实现权利要求x 所述方法的步骤”。
 
4.删除第3节的“案例9”
 
  原案例9对现行审查实践已无指导意义,其更适合用“创造性”进行审查。
 
(三)修改的影响和相关思考
 
 
 
 
 
  通过此次修改,允许申请人以回归发明的实际形态、更能体现此类发明的发明构思和实质性贡献的方式撰写申请文件,丰富了允许的权利要求的撰写类型,适应了我国经济社会发展现状的要求,加强了涉及计算机程序发明的专利保护力度。在修改过程中,引发了对以下问题的思考。
 
1.装置权利要求中的“程序流程特征”
 
  本领域常见的包括程序流程特征的装置权利要求,往往是通用计算机设备执行具体程序流程步骤,其应当理解为“执行所述具体流程步骤的装置”,在这里,程序流程特征被认为是装置权利要求的组成部分,对权利要求的保护范围起到限定作用,程序流程特征的限定作用或其对现有技术的贡献并不取决于该程序流程特征对硬件装置的结构本身有无影响。
 
  这是因为,涉及计算机程序的发明与一般产品发明实质是不同的。通常,当结构特征不足以充分定义产品权利要求时,允许借助制备方法或功能(用途)特征进行限定。此时,发明的实质仍然是产品本身,方法或功能(用途)限定只是借以限定权利要求的替代方式(替代结构特征),在确定产品权利要求的范围时,当然要看其对要求保护的产品产生什么影响。但对于涉及计算机程序的发明而言,软件和硬件是协同工作的两个部分,发明的实质可以完全是软件(流程步骤特征),流程步骤特征被认为是装置(产品)权利要求的组成部分,硬件只是执行程序流程的通用设备,要获得专利保护并不意味着必须对硬件装置作出什么改进。
 
  虽然解释的逻辑不尽相同,其他国家对于包括计算机流程步骤特征权利要求的解释也是类似的。美国专利审查指南规定,当涉及计算机程序的发明通过功能来表述时(功能是通过计算机程序实现),通常将其理解为执行特定程序的产品(装置)。
 
  欧洲审查指南规定,在数据处理/计算机程序领域,如果装置特征是“装置+功能”(means-plus-function)类型(“装置,用于……”),该特征将被理解为该装置专用于(adapted to)实施相关步骤/功能,而不能理解为一般意义上的该装置适合于(suitable for)实施相关步骤/功能。因此,相对于那些通用数据处理装置或执行不同流程步骤里的装置具有新颖性。
 
  日本2002年修改的专利法在第二条第三款中明确:计算机程序属于产品发明。其审查指南进一步规定,程序、系统和可读介质权利要求等均属于产品权利要求,应当按照一般产品权利要求的解释原则进行理解。
 
  因此,对于此类装置权利要求,无论理解为“实现特定功能的装置”或者“专用于”实现所述方法的装置,流程步骤的特征对于权利要求的保护范围均是起到限定作用的,在审查中也应基于同样的理解去进行检索现有技术和审查“三性”。
 
2.装置权利要求中的程序流程特征与功能性特征
 
  对于功能模块构架的装置权利要求或者“软硬结合”的装置权利要求中的流程步骤特征,如前所述,不应理解为限定硬件装置的功能或方法,而与一般功能性限定混淆。当然,除非有特别的要求,在撰写方面,也应当尽量避免可能误引发功能性限定审查意见的标识语, 如“能够(用于)……”。
 
  对于功能性特征,如果没有特别规定,一般是参照其字面含义的“最大合理解释”解释权利要求范围。
 
  美国作为首个允许用功能(效果)表述技术特征的国家,其功能性权利要求的认定,审查与解释自成一套逻辑体系。法律层面,美国专利法第一百一十二条第六款明确规定,对功能性限定权利要求的解释不同于对一般的功能性特征的“最大合理范围”的理解,应解释为包括说明书公开相应的结构、材料和行为或其等同物;其次,只有当申请人申请专利时采用特别的标识语(装置/步骤+功能),审查员在审查时才适用专利法第一百一十二条第六款(而非一般意义上的第一百一十二条第一款)。在审查过程中,如果有疑问,申请人与审查员可以就其是否“意图”适用专利法第一百一十二条第六款(或第一百一十二条第一款),或者说适用权利要求功能性特征的特殊解释原则充分沟通,并达成一致认识;共识一旦达成,在专利侵权中根据实施例及其等同方式确定功能性限定权利要求的保护范围。
 
  欧洲专利审查指南规定与我国类似,对权利要求的表征不限于结构性特征,功能性特征也是允许的(被认为是上位概括)。除另有规定外,功能性限定一般按照功能性特征的字面含义理解,审查中严格审查权利要求是否得到说明书支持。如果根据申请文件记载的内容,所述功能仅能以特定方式实现,而功能性限定使其涵盖了其他实现方式或者所有实现方式,审查员应提出权利要求不支持的质疑;在专利侵权中根据本领域技术人员(不需创造性能力)能够想到的实施方式加以解释。
 
  如果对于装置权利要求中的程序流程特征是否属于功能性特征存在疑义,应当通过审查过程使得申请人的理解和审查员的理解达成一致,以免对后续程序造成不必要的困扰。
 
3.计算机程序产品的权利要求
 
  一般而言,计算机程序产品权利要求有以下几种常见表现类型:
 
【A】 一种计算机程序,当其在计算机上运行时令计算机实现功能A,功能B,功能C,……(计算机程序权利要求);
 
【B】 “一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,其中所述计算机程序使计算机执行步骤A,步骤B,步骤C,……”(计算机可读介质权利要求);
 
【C】 “一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,其中所述计算机程序指令使计算机实现功能A,功能B,功能C,……”(程序产品权利要求);
 
【D】 “一种制造物,包括存储有计算机程序的计算机可读介质,所述程序被运行用于执行步骤A,步骤B,步骤C,……”(制造物权利要求,更常见于美国专利申请);
 
【E】 “一种数据流,用于表示下列计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:程序代码段1,用于……;程序代码段2,用于……”(信号权利要求)。
 
  各国允许的撰写形式不尽相同,比如,美国审查实践中允许B、C、D类型权利要求;欧洲审查实践中允许A、B、C、E类型权利要求,不允许D类型权利要求;日本审查实践中允许A、B类型权利要求,但根据日本审查指南的规定,当主题名称是“一种程序”(A类型)时,应撰写成“一种使计算机执行xx功能的计算机程序”,理由是因计算机程序本身不能实现其功能,因此必须写入装置“计算机”。
 
 

  此次《指南》修改,通过允许“介质+计算机程序流程”的撰写方式,已经能够对“程序产品”进行比较有效的保护。而对于“计算机程序产品”的主题名称的含义的理解,各方认识尚未达成共识,其可以理解为程序本身、记录程序的介质、运行此程序的电子设备等,由此可能导致权利要求保护范围不清楚。

 

三、关于涉及化学领域发明专利申请审查的若干规定

 
  此次修改,澄清了我国《专利审查指南》(下称《指南》)第二部分第十章有关“不予考虑”申请日之后补交的实验数据的误解,同时明确了对补交实验数据审查的一般原则。
 
(一)修改背景
 
 
 
  2006版《专利审查指南》修改时,在第二部分第十章3.4节“关于实施例”部分加入了“判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准,申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”。其中“不予考虑”的措辞有时会被误解为审查员可以直接忽略或不予审查后补交的实验数据,这与上述规定的本意不符,也不符合审查的实际情况。
 
  因此,有必要通过修改《指南》进一步澄清认识,并且明确对于后补交实验数据的审查原则。
 
(二) 修改方案及其说明
 
 
 
 
  1.删除“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”,增加“对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查”。
 
  在审查过程中,在面对审查员质疑创造性或公开不充分等审查意见时,申请人经常会提供补充实验数据来证明申请确实具有说明书声称的技术效果,或者证明申请相比现有技术具有预料不到的技术效果,具备突出的实质性特点和显著的进步。
 
  申请人补交实验数据也是在履行自身的举证责任,有助于审查员正确认定申请事实,作出客观公正的审查决定。审查中应当保障申请人举证的正当权利,并不因实验数据是在申请日后提交的,就否定其证据资格。因此,此次《指南》修改,明确了“对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查”。
 
2.加入“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。
 
  此次《指南》修改明确了补交实验数据的审查原则。
 
  对于何为能够从专利申请公开的内容中“得到”,需注意考虑以下几个方面:
 
  首先,从审查的角度来说,要求“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”,是先申请制的本质要求。在后补交的实验数据,不是原始申请记载的内容,其必须与原始申请记载的内容之间存在内在联系,联系的桥梁就是技术效果。申请人补交实验数据的目的通常就是证明发明具有说明书所述的技术效果或者相对现有技术更优异的效果。
 
  其次,是否能够“得到”的判断应以原始申请文件公开的事实为依据进行。补充实验数据所证明的事实,不能超出原始申请文件公开的范围。补充实验数据只能是对原始申请文件公开事实,即技术效果的验证和补充证明,而不能证明一个新的事实。
 
  最后,是否能够“得到”的判断应当站位本领域技术人员进行,其结论并不取决于原始申请文件对该技术效果是否有文字记载或记载形式本身。审查员应站位本领域技术人员,综合考虑现有技术情况、申请文件记载的内容等,认定申请文件公开的事实,判断技术效果是否公开。而申请事实一旦认定,将成为后续“三性”评判以及权利范围审查的事实基础。
 
  需要说明的是,虽然能够“得到”的判断不取决于对于技术效果的文字记载或记载形式本身,但是,申请人在原始申请文件中完整描述技术方案,清楚地说明和/或证明技术效果,包括记载实验方法、实验样品或实验结果等,对审查员认定所述技术效果是否公开是非常有意义的。因为在原始申请文件中记载的这些内容,是审查员判断技术效果是否公开的重要依据之一,特别是在本领域技术人员无法根据现有技术预测所称技术效果或用途的情况下。
 
  其他国家的规定和做法也是类似的。美国要求补充实验数据所证明的技术效果应当在原始申请文件中有“依据”。在欧洲,补充实验数据所要证明的技术效果应当隐含在原申请中或至少与原始申请中公开的效果有关。对于医药用途发明T609/02决定更具体指出,虽然授予专利并不需要化合物能够治病的绝对证据,如临床实验或至少动物实验的证据,但是,仅仅指出化合物X可以用于治疗疾病Y也并不意味着用途充分公开了,至少,专利申请中应当说明化合物可以治疗疾病的适宜性,包括提供一些信息如实验数据等,以证明化合物对疾病的发生发展(机理)具有直接作用或影响,这种作用或影响可以是通过现有技术已知的,也可以是通过本申请内容证明的。
 
3.《指南》章节优化
 
  《指南》修改同时对行文逻辑进行了精细梳理,将原属于第3.4节的有关补交的实验数据的内容移至新设的第3.5节。
 
(三)有关问题
 
 
 
  申请人提交实验数据通常是为了证明某种技术效果,这种技术效果的认定可能与多个法律条款的适用有关,例如,申请人可以以此证明说明书的充分公开,或用于证明权利要求的技术方案取得了预料不到的技术效果等。但是,审查所秉持的原则是一贯的,不论审查员在审查过程中具体适用哪个条款,补充实验数据所证明的事实,必须是原始申请文件公开的,或者说是所属技术领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的事实,这是先申请制的内在要求。
 

  此次修改的具体位置虽然是在《指南》第二部分第十章有关化学发明的充分公开部分,但是,可以看到这里阐明的是补充实验数据作为证据与原始申请文件公开的事实之间的关系问题,是基于先申请制本质要求的问题。因此,一般原则上也适用于其他技术领域的类似问题。当然,不同领域有不同的特点,需要根据个案情况具体问题具体分析。

 

四、涉及无效宣告请求的审查

 

  本次修改主要适度放开无效程序中专利文件的修改方式,并相应调整了无效请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定。

 
(一)修改背景
 
 
 
  考虑到授权文本权利要求书的公示作用和公众信赖,无效程序中专利权人的修改方式历来是需要规范的基本问题之一。
 
  2001版《指南》中明确了专利文件的具体修改方式:修改权利要求书的具体方式一般是指权利要求的删除、合并和技术方案的删除。这一规定规范了双方当事人之间,以及公众与专利权人之间的权利和义务关系,有利于规范审查程序。
 
  权利要求修改方式非常严格,而修改方式的限制可能会导致专利权人无法做出相应合理的修改而面临专利权被宣告无效的风险。实践中,专利权人呼吁应当放宽专利文件修改的方式,特别是我国很多申请人撰写专利申请文件的能力相对不高,这方面的问题更加突出,不利于保护真正的发明创造,会大大挫伤国内申请人创新的积极性。
 
(二)修改方案及其说明
 
 
 
  本次修改主要包括两方面内容:
 
1.适度放开专利文件的修改方式
 
  对《指南》第四部分第三章第4.6.2节第1段进行修改,在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正,并进一步进行了定义:权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。
 
  此次修改通过将“权利要求的合并”扩大至权利要求特征的补入,并增加了“明显错误的修正”作为第四种修改方式,客观上是对原来严格的修改方式的放宽。
 
  在《指南》第4.2节和第4.6.3节中将“合并方式修改的权利要求”修改为“删除以外方式修改的权利要求”,是一种适应性修改。
 
2.调整请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定
 
  当专利权人的修改方式放宽后,对无效请求人的一些规定也要作出相应调整:
 
  《指南》第4.2节第(2)项中明确,无效请求人在提出无效请求之日起一个月后,针对专利权人的修改内容增加无效理由时,一般是会被国家知识产权局专利复审委员会考虑的。这具有一定的合理性,因为专利权人进行了修改,无效请求人相应地可以增加无效理由。但是,此次修改强调了“针对修改内容”,也就是说不允许请求人增加一些与此次专利权人的修改无关的理由。
 
  在此次修改中,虽然允许请求人相应地增加无效理由,但是不能补充证据,具体体现在直接删除了《指南》第4.3.1节中的“以合并方式修改的权利要求”,而没有修改成“删除以外方式修改的权利要求”。修改理由是,考虑到请求人在提出无效请求时已经对权利要求书中的全部技术特征进行了充分考虑,而此次修改虽然放宽了专利权人的修改方式,但仍只是权利要求书技术特征的组合,并不允许出现权利要求之外的技术特征,因此原有的证据一般已经足够。如果允许申请人再次补充证据,将会导致无效程序的不合理延长。当然,无效请求人可以调整证据组合方式,可以补充公知常识性证据。
 
(三)修改的影响
 
 
 
 
 
  《指南》修改草案征求意见过程中,对于是否应当允许专利权人将说明书特征补入权利要求书存在两方面的意见。有代表认为,应进一步放开修改方式,允许根据说明书和附图修改权利要求书,其理由主要是美国的司法判例和欧洲异议程序均允许如此,并且这样修改并不超出原授权文本的范围而不会损害权利要求的公示性。但另外有一些代表提出了反对意见,认为通过引入说明书中的内容可能导致该专利权无法被宣告无效,使得权利人始终处于不败之地,权利人通过修改所形成的技术特征组合方案可能是无效申请人或他人在此之前未考虑到的,允许此类修改会造成审查程序的浪费。
 

  综合考虑有关意见,《指南》进行了如上所述的修改。对此,各方反响非常积极,认为修改响应了业界需求,有利于提升专利质量,促进专利的使用和运营。

 

 

五、专利申请文档的查阅复制

 
(一)修改背景
 
 
 
  国家知识产权局一直致力于审查信息的公开透明,依法及时公开专利审查过程信息,目前已在国家知识产权局官网上设置了“国家知识产权局综合服务平台”,通过此平台可以满足申请人、专利权人、代理机构、社会公众对专利申请审查信息的查询需求。
 
  与我国《指南》第五部分第四章第5.1节和5.2节规定的内容类似,美欧、日、韩也在法律层面从“应予公开”和“应予保密”对专利文件的查阅复制作了规定,比如日本专利法第186条规定,任何人都可向特许厅长官请求出具与专利相关的证明、文件的副本或者摘抄本,查阅或者摘抄文件。但是,关于下述5类文件,特许厅长官认为有必要保密时不在此限:例如,未公开或公告的专利申请文件或者与专利申请审查有关的文件、商业秘密、有损个人名誉的文件等。韩国专利法第216条规定,任何人可以请求韩国特许厅厅长或者知识产权审判院院长提供专利或者审判的证书,文件的核准副本或者摘录,或者请求查阅或者复制专利登记薄或者其它文件,但如果涉及没有被公布或者没有对公众开放的专利申请,或者涉及违反公共秩序或者道德的内容,韩国特许厅厅长或者知识产权审判院院长不能同意查阅。
 
  但是,相比其他国家,我国可以查阅复制的专利文件范围相对有限,调研中也听到公众要求放开对检索报告、优先权文件的查阅复制限制的强烈呼吁。
 
(二)修改方案及其说明
 
 
 
 
1.对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷,扩大查阅复制范围
 
(1)可以查阅和复制的时间范围扩大到实质审查程序
 
  删除了《指南》第五部分第四章第5.2节第(2)项中“直到公布日为止”的规定,从而查阅复制不再限于公布日之前,也就是说本项中实质审查程序中的文件也可以囊括。
 
(2)可以查阅和复制在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书
 
  在《指南》修改前,在实审阶段尚未结束以及最终驳回或撤回的情况下,公众均无法获得国家知识产权局专利局发出的实质审查程序的审查意见通知书、决定书和检索报告。而此次修改则进一步放开了相关规定,以增加审查过程的公开透明,接受公众监督。
 
2.对于已经公告授予专利权的专利申请案卷,扩大查阅复制范围
 
  此次修改加入了3处可以查阅复制的内容:一是优先权文件,二是检索报告,三是申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文之外(包括修改说明和修改文件)的内容。
 
  需要说明的是,在《指南》修改征求意见期间,有反馈意见认为,现实中存在需要查阅优先权的合理需求不能满足的情况,如无效请求人需要核实授权专利的优先权是否成立来确定无效宣告的理由和证据,但是却无法自行查阅获得优先权文件。进一步研究其他国家优先权文件允许查阅复制的情况发现:通过欧洲专利局(EPO)网站上可查到欧洲和欧洲国家优先权文件;如果申请是通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的,可通过世界知识产权组织(WIPO)网站查到该案优先权文件,包括美国临时申请文件。此外,如果向专利局提出查阅申请并付费可能会查到一些网站上查不到的审查文件包括优先权文件,如日本公众可以因诉讼、政府机关要求等事由向日本特许厅长官申请出具一些证明文件。经综合考虑,国家知识产权局最终正式发布的《指南》修改决定在可查阅复制的范围中增加了优先权文件的内容。
 
  检索报告是国家知识产权局专利局作出有关审查结论的基础资料之一,此次修改《指南》也进行了公开,以便于审查过程和结论接受监督。
 
3.删除原第(5)项限制条款
 

  修改前《指南》第5.2节第(5)项规定“除上述内容之外,其他文件不得查阅或者复制”。这种表述方式过于绝对。此外,第5.1节已经规定了查阅和复制的原则,因此该表述已无必要,故进行了删除。

 

 

六、因协助执行财产保全而中止的期限

 
(一)修改背景
 
 
 
  根据我国专利法实施细则第87条的规定,国家知识产权局专利局作为有义务协助调查、执行的单位,在接到人民法院作出的民事裁定书和协助执行通知书后,应当中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程序。
 
  根据2013年实施的修改后的《民事诉讼法》第一百一十四条的规定,有义务协助调查、执行的单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、扣押、冻结、划拨、变价财产的,人民法院除责令其履行协助义务外,并可以予以罚款。根据第二百四十二条的规定,人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第487条对财产保全的期限也进行了规定:人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过1年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过3年。
 
  基于以上新修订法律和发布的司法解释,本次《指南》修改进行了适应性修改。
 
(二)修改方案及其说明
 
 
 
  基于上述理由,本次修改主要梳理了修改前的《指南》中因协助执行财产保全而中止的期限的有关规定,对第五部分第七章中7.4.2节、7.4.3节和7.5.2节的内容进行了统一调整。
 
  其中,删除第7.4.2节中“中止期限一般为六个月。自收到民事裁定书之日起满六个月的,该中止程序结束”“中止程序续展六个月”以及“对于同一法院对同一案件在执行程序中作出的保全裁定,专利局中止的期限不超过十二月,在审判程序中作出的保全裁定,专利局中止的期限可以适当延长”的规定,明确“专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。
 
  删除第7.4.3节中“或者应人民法院要求协助执行财产保全的中止”的规定。新的第7.4.3节表述为:“对涉及无效宣告程序中的专利,应权属纠纷当事人请求的中止,中止期限均不超过1年,中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。”也就是说,对于无效宣告程序中,应人民法院要求协助执行财产保全的中止,不再设定不超过1年的限制。
 
  将《指南》第五部分第七章第7.5.2节中的“中止期限为六个月”修改为“中止期限为民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限”。此处修改的理由与7.4节一致,是适应性修改,表明在轮候保全中也同样适用上述规定。(周胡斌 张宪锋 陈炜梁)
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